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Droit des marques : La ville de PARIS tenue en échec dans l’affaire de la marque Scootlib’

Contrefaçon le 22/02/2019

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 Le dépôt de la marque « scootlib’ » en 2007 pour désigner différents produits et services dont les «véhicules électriques, cycles » et « transport, location de véhicules » n’est pas frauduleux. Sont irrecevables les actions en nullité pour contrefaçon, en concurrence déloyale et parasitisme intentées par la ville de Paris, titulaire de la marque Scootlib’ Paris déposée en 2011.

Définition du dépôt frauduleux de marque par la Cour de cassation  

Pour rejeter les demandes, la Cour de cassation expose en premier lieu que le caractère frauduleux d’une marque ne suppose pas la justification de droits antérieurs sur le signe litigieux mais la preuve d'intérêts sciemment méconnus par le déposant. 

En l’occurrence, la Ville de Paris invoquait la mauvaise foi du déposant en indiquant qu’il savait ou devait savoir que la marque Scootlib’ allait porter à confusion avec la marque Vélib’. Pour rejeter l’argument, la Cour de cassation estime qu’il n'était pas prouvé que la société Olky International avait connaissance d’un projet Scootlib’ au jour du dépôt de sa marque, d'autant que la communication faite autour du Vélib' en 2007, révélait une volonté politique de désengorger Paris de ses véhicules à moteur afin d'aller vers des processus de déplacement plus écologiques, dont le vélo était le principal vecteur.


L’absence de caractère abusif de la marque Scootlib’

En filigrane, la Cour de cassation nous rappelle que l’appropriation d’un signe à titre de marque est limitée par l’interdiction de monopoliser le signe dans l’intention de nuire à autrui. Dans ce cas, l'objectif du déposant n'est pas seulement de distinguer et de promouvoir ses produits ou services. Destiné à faire « barrage », le dépôt vise à empêcher un tiers d’enregistrer une marque utile pour le développement de son activité. Exemple : le dépôt de la marque « Halloween » est jugé abusif car il empêche l'ensemble des professionnels d'utiliser librement le nom d'une fête très liée à la confiserie (Cour de cassation, 21 septembre 2004, n°03-12319). 

La forclusion des actions en contrefaçon et en nullité de la marque Scootlib’

En 2007, la déclinaison du terme Vélib’ par Autolib’ ou Scootlib’ par la Ville de Paris ne pouvait être anticipée. Pour cette raison, le dépôt de Scootlib ne porte pas atteinte aux droits antérieurs de la marque Vélib’. Par conséquent, après avoir constaté la tolérance de la marque Scootlib’ pendant plus de cinq ans et l’absence de mauvaise foi du déposant, la Cour de cassation déclare forclose les actions intentées.

CONCLUSION

Pour obtenir gain de cause, plusieurs actions étaient possibles à condition d’être menées dans les délais : opposition (L.712-4 CPI), contrefaçon (L.716-1 et s. CPI), annulation pour fraude (L.712-6 CPI), annulation pour atteinte à des droits antérieurs (L.714-3 CPI). Tel est pris qui croyait prendre. C’est finalement la marque « Scootlib’ Paris » qui a été annulée. La Cour de cassation confirme la condamnation de la ville de Paris à payer des dommages et intérêts en raison de l’atteinte portée à la marque Scootlib’. 

Philippe SELOSSE
Elève-avocat - Docteur en droit

Jean LECLERCQ
Avocat - Docteur en droit

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