La notion d'usage sérieux d'une marque est encore précisée par la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE)  dans un arrêt en date du 15 janvier 2009.

Nous savons que si une marque ne fait pas l'objet d'un usage sérieux pendant une durée de cinq ans, consécutifs, la déchéance totale ou partielle de cette marque peut être judiciairement sollicitée.

La Directive communautaire du 21 décembre 1988 transposée en France et codifiée dans le Code de la propriété intellectuelle dispose :

"Si, dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la procédure d’enregistrement est terminée, la marque n’a pas fait l’objet par le titulaire d’un usage sérieux dans l’État membre concerné pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque est soumise aux sanctions prévues dans la présente directive, sauf juste motif pour le non-usage."

La sanction visée est la suivante :
"Le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’État membre concerné pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage."

La question qui se posait était celle de savoir si l'utilisation d'une marque pour la mise à disposition d'articles gratuits pouvait être considérée comme sérieuse.
En l'espère, une société Maselli est titulaire de la marque WELLNESS lui permettant notamment de distribuer des vêtements et des boissons non alcooliques.
A l'occasion d'une campagne promotionnelle, elle a offert de telles boissons en accompagnement de la vente de vêtements.
La société Silberquelle a sollicité judiciairement la déchéance de la marque, lorsque celle-ci est apposée sur des produits non alcooliques fournis à titre gracieux, en accompagnement d'autres produits distribués à titre onéreux.
Dans ces conditions, y a t-il ou non un usage effectif du signe distinctif que constitue la marque ?

La Cour rappelle les principes édictés par la jurisprudence Ansul (CJCE, 11 mars 2003) : "la notion d’«usage sérieux», au sens de la directive, doit s’entendre d’un usage effectif, conforme à la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine d’un produit ou d’un service, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance."

En conséquence, la marque doit être utilisée effectivement sur le marché considéré, ce qui n'est pas le cas lorsque des objets publicitaires sont distribués pour récompenser l’achat d’autres produits et pour promouvoir la vente de ces derniers.
Cette notion de marché est ici fondamentale : le produit sur lequel est apposée la marque doit pénétrer le marché pour lequel le dépôt a été effectué et doit être fourni à titre commercial.
En l'espèce, le marché des boissons non alcooliques n'a pas été touché par la distribution principale de vêtements, même accompagnés de telles boissons. Seul le marché vestimentaire est visé.

Le fait que les boissons aient été fournies à titre gracieux n'est pas un élément déterminant (en ce sens, CJCE, 9 décembre 2008).

L'avocat général Colomer relève aussi que "dans la mesure où un lien avec le marché est absent, (...), les bouteilles de limonade pourvues de la marque WELLNESS-DRINK deviennent une réclame publicitaire complètement dissociée du marché des boissons."
L'usage sérieux n'est donc pas caractérisé.

La Cour en conclut donc que "lorsque le titulaire d’une marque appose celle-ci sur des objets qu’il offre gratuitement aux acquéreurs de ses produits, il ne fait pas un usage sérieux de cette marque pour la classe dont relèvent lesdits objets."