L'usage de la marque d'un concurrent dans une publicité comparative

"1.      La marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tous tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage, dans la vie des affaires :

a)      d’un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée;

b)      d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque et le signe, il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d’association entre le signe et la marque.

2.      Tout État membre peut également prescrire que le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe identique ou similaire à la marque pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d’une renommée dans l’État membre et que l’usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice.

3.      Si les conditions énoncées aux paragraphes 1 et 2 sont remplies, il peut notamment être interdit:

a)      d’apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement;

b)      d’offrir les produits, de les mettre dans le commerce ou de les détenir à ces fins, ou d’offrir ou de fournir des services sous le signe;

c)      d’importer ou d’exporter les produits sous le signe;

d)      d’utiliser le signe dans les papiers d’affaires et la publicité."

Parallèlement, la législation communautaire spécifique à la publicité comparative estime qu'il peut être indispensable, afin de rendre la publicité comparative effective, d’identifier les produits ou services d’un concurrent en faisant référence à une marque dont ce dernier est titulaire ou à son nom commercial.
Une telle utilisation de la marque, du nom commercial ou d’autres signes distinctifs d’autrui n’enfreint pas ce droit exclusif, dans les cas où elle est faite dans le respect des conditions légales, le but visé étant uniquement de les distinguer et, donc, de mettre les différences objectivement en relief.

En l'espèce, le litige oppose deux prestataires de téléphonie mobile.
Une société diffuse à la télévision un spot de publicité comparative. Le concurrent admet que la comparaison est objective et non trompeuse, mais estime que l'utilisation de sa marque à l'antenne sans autorisation constitue un acte de contrefaçon.
En d'autres termes, il n'y avait ni risque de confusion ni atteinte à la fonction essentielle de la marque.

A titre liminaire, la Cour rappelle que la nécessité de favoriser la publicité comparative commande de limiter dans une certaine mesure le droit conféré par la marque.

Elle reprend ensuite sa jurisprudence constant selon laquelle le titulaire d’une marque enregistrée ne peut interdire l’usage par un tiers d’un signe identique ou similaire à sa marque, que si les quatre conditions cumulatives suivantes sont réunies:

• cet usage doit avoir lieu dans la vie des affaires

• il doit être fait sans le consentement du titulaire de la marque

• il doit être fait pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque a été enregistrée

• il doit porter atteinte ou être susceptible de porter atteinte à la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services, en raison d’un risque de confusion dans l’esprit du public.

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