L'usage sérieux d'une marque par une association

Nous savons qu'en matière de marque, un défaut d'usage pendant une période ininterrompue de cinq ans autorise toute personne intéressée, en particulier les concurrents attentifs, à solliciter judiciairement la déchéance du signe distinctif que constitue une marque.

L'article 12 de la Directive communautaire du 21 décembre 1988 relève à ce titre que
"Le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’État membre concerné pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage (…)".

A titre informatif, notre droit a transposé cette disposition actuellement visée dans l'article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle :
"Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans."

La Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) est interrogée sur la portée de cette disposition, en particulier sur le fait de savoir si une association a but lucratif fait un "usage sérieux" de sa marque lorsqu'elle l'utilise pour annoncer des manifestations, dans ses papiers d’affaires ainsi que sur son matériel publicitaire et que ses membres l’arborent sur des insignes qu’ils portent lors de la collecte et de la distribution de dons.

La CJCE rappelle tout d'abord dans un arrêt en date du 9 décembre 2008 le principe suivant :
"La notion d’«usage sérieux» au sens de l’article 12, paragraphe 1, de la directive doit s’entendre d’un usage qui n’est pas effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. Il doit s’agir d’un usage effectif, conforme à la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine d’un produit ou d’un service, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance" (point 13).

Mais elle précise, ce qui est l'intérêt de cette décision, que le fait que l'exploitation à titre gracieux de la marque, pour les services non rémunérés, est indifférent.
La notion d'usage dans la vie des affaires n'est donc pas une condition de non déchéance de la marque : "la circonstance que l’offre de produits ou de services est faite sans but lucratif n’est pas déterminante" (point 16).

Ceci dit, la Cour énonce néanmoins que "l’utilisation de la marque par une association à but non lucratif durant des manifestations purement privées, ou pour annoncer ou promouvoir celles-ci, constitue un usage interne de la marque et non un «usage sérieux»" (point 22).

Seuls comptent en définitive