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L’importance d’exploiter sa marque sous peine de déchéance

Marque le 31/03/2019

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La déchéance de la marque : les justifications d’une sanction 

La marque sert à distinguer les produits ou services d’un opérateur économique afin de conquérir des parts de marché. Le monopole d’exploitation que détient le titulaire ne peut servir à des fins exclusivement défensives ou stratégiques sans exploitation effective, dans le seul but de gêner le concurrent dans son développement commercial.

Pour cette raison, le titulaire d’une marque a le devoir d’exploiter sa marque, sous peine de déchéance de ses droits d’exploitation.

Tel est le principe issu de l’article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle, qui permet à « toute personne intéressée » de saisir un juge et d’agir en déchéance d’une marque si celle-ci n’a pas été exploitée de manière sérieuse pendant cinq ans ou plus par son titulaire.

La déchéance de la marque : conditions

Comme précisé dans la fiche consacrée à la marque, il faut distinguer la déchéance automatique qui résulte du caractère « déceptif » ou « générique » d’une marque, de la déchéance « judiciaire ».

Déchéance judiciaire

Pour éviter la déchéance, l’exploitation doit être sérieuse et sans équivoque pendant cinq ans. Il revient au titulaire de la marque de prouver par tous moyens son exploitation effective. Ce n’est pas au demandeur à prouver l'absence d'exploitation de la marque convoitée. Si la déchéance est prononcée, elle prendra effet dès le terme des cinq années d'inexploitation du titre. Sur ce fondement, l’Office de l’Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle (EUIPO) a récemment conclu à la déchéance des marques BIG MAC et TERMINATOR.


 

Affaires BIG MAC et TERMINATOR 


En 2017, la société irlandaise
Supermac’s Ltd a déposé une demande en déchéance pour défaut d’exploitation de BIG MAC pour tous les produits et services désignés par la marque. Le 11 janvier 2019, malgré les documents présentés (attestations de vente, brochures publicitaires, pages wikipédia…) et la renommée des marques de la société Mc Donald’s reconnue en 2016 (TUE 5 juillet 2016, Affaire T-518/13), l’EUIPO a conclu à l’absence de preuves suffisantes d’exploitation sérieuse et continue sur le territoire de l’Union européenne entre avril 2012 et avril 2017.


De la même manière, l’EUIPO a estimé le 12 février 2019 que l’emploi du terme TERMINATOR apposé sur les produits dérivés du film, ne permettait pas d’identifier l’origine commerciale des produits et services distribués par la société Studio Canal SA. La demande de déchéance de la société allemande Pinballcenter GmbH a donc été acceptée.

CONCLUSION
Il ne suffit pas de déposer une marque pour revendiquer l’exclusivité des droits d’exploitation. Encore faut-il démontrer par un ensemble d’actes que cette exploitation est effective et continue
, soit par le titulaire de la marque, soit par le licencié, autorisé à exploiter la marque par contrat.

Philippe SELOSSE
Elève Avocat - Docteur en droit

Jean LECLERCQ
Avocat - Docteur en droit

Source : EUIPO, 11 janvier 2019 - Cancellation Division C306A

Référence : https://euipo.europa.eu/copla/trademark/data/00006263/download/CLW/CCL/2019/EN/20190111_000014788.doc?app=esearch&casenum=000014788&trTypeDoc=NA

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